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¿Qué se entiende por marca notoria?”.
¿Cómo se torna una marca en notoria?”
¿Cómo se produce el reconocimiento de una marca notoria?
¿Por quién? y,¿en qué condiciones se puede invocar o superar la notoriedad de una marca?
¿Por quién se produce el reconocimiento de una marca notoria?
¿Tiene alguna vigencia este reconocimiento?
¿Qué alcances legales tiene el reconocimiento de una marca notoria?¿Cómo se pierde la condición de notoriedad de una marca?
Concepto Of. Jurídica 08034465 el 23 de junio de 2008. Superintendencia de Industria y Comercio.
I. “Qué se entiende por marca notoria?”.
“(…) [L]a Superintendencia de Industria y Comercio reconoce la notoriedad de una marca en concreto cuando se logra establecer en la correspondiente actuación administrativa que es conocida por un grupo considerable de personas,
usuarios o consumidores a quienes se dirige el producto o servicio, así mismo, se considera que una marca puede llegar a ser notoria cuando cuenta con condiciones de calidad, publicidad, reputación y good will en el sector pertinente.
II. “Cómo se torna una marca en notoria?”
“A este respecto, es preciso resaltar que el uso intenso, las actividades de promoción y publicidad usadas como estrategia de posicionamiento o recordación de la marca y que buscan darla a conocer o difundirla en el mercado correspondiente, la buena o excelente calidad del producto o servicio, el alto grado de distintividad como signo que proviene de una empresa en particular son, entre otros, los factores que conllevan a que una marca adquiera notoriedad. El reconocimiento formal de esta característica que hace tan especial a una marca por parte de la Oficina Nacional Competente,tiene por objeto darle status legal a un hecho del mercado y del que sólo el titular debe serbeneficiado.
III. “Cómo se produce el reconocimiento de una marca notoria? Por quién? y en qué condiciones se puede invocar o superar la notoriedad de una marca”
“La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece dos eventos en los que la administración se pronuncia sobre la notoriedad de una marca.
“(…)
“(…) [E]l titular de una marca que considera a ésta notoria puede, de acuerdo con el artículo 146 de la misma decisión, presentar una oposición al registro de una marca solicitada en tanto concurran las causales para que la misma no sea registrable al tenor del artículo precitado.
“En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer si se cumplen los supuestos fácticos previstos, incluyendo la notoriedad del signo distintivo con base en el cual se presenta oposición, y podrá pronunciarse acerca de si se configura la causal de irregistrabilidad correspondiente, dentro del trámite de registro de una marca que pueda ser confundible con aquella.
“En segundo lugar, el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 establece la cancelación por notoriedad (…)“(…)“La notoriedad se debe demostrar al momento en que se interpone la acción de cancelación de un registro marcario, acreditándose para tales efectos, las pruebas que sean pertinentes.
(…)
“Así las cosas, el reconocimiento de la notoriedad de una marca se efectúa, una vez sea solicitado por su legítimo titular ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea dentro del trámite de registro de otra marca, en virtud de la oposición presentada por el titular de aquella, o con ocasión de una acción de cancelación por notoriedad.
“En este orden de ideas, el reconocimiento efectuado por parte de la Entidad se realizará mediante la expedición del correspondiente acto administrativo, debidamente motivado y controvertible a través de los recursos de reposición y apelación antes de adquirir firmeza.
“(…)
“La carga probatoria la tiene la parte interesada,quien deberá allegar al trámite y dentro del término legalmente establecido para ello, las pruebas que considere sean pertinentes, conducentes y útiles , de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 228 de la Decisión Andina.
“(…)
IV. “Por quién” se produce el reconocimiento de una marca notoria
“(…)
“Siendo la Superintendencia de Industria y Comercio el organismo competente para ‘administrar el sistema de la propiedad industrial, le corresponderá conocer y decidir sobre la notoriedad de una marca cuando se den los supuestos señalados en precedencia, es decir,ya sea dentro del trámite de registro de otra marca en virtud de la oposición presentada por el
titular del signo notoriamente conocido o dentro de una acción de cancelación por notoriedad.
“Por otra parte, la Autoridad Nacional Competente, es decir, el Consejo de Estado, está facultado para decidir sobre la notoriedad de una marca, siempre y cuando la misma haya sido alegada en el trámite administrativo cuyo acto fue demandado ante esta Autoridad.
V. “Tiene alguna vigencia este reconocimiento?”
“(…) [U]na marca declarada como notoriamente conocida puede con el transcurrir del tiempo perder dicha condición o atributo, por cuanto ya esa identificación no se produce en el sector pertinente de los consumidores del producto o servicio respectivo.
“(…)
“Es por lo anterior, que en las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se ha reconocido la notoriedad de una marca, se establece el periodo para la cual la marca debe ser considerada notoria,periodo que corresponde al de las pruebas que originaron la notoriedad.
VI. “Qué alcances legales tiene el reconocimiento de una marca notoria”
“(…) [L]os principales efectos que el reconocimiento de notoriedad tiene, se materializan en el acto administrativo dentro del
cual se haya proferido el reconocimiento de la notoriedad, al negar la solicitud de registro de marca con base en la causal prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al cancelar el registro de la marca en razón de la notoriedad reconocida e inclusive al evitar una cancelación por no uso.
“En cuanto al alcance del reconocimiento de la notoriedad de una marca, es importante mencionar, lo relacionado con la ruptura del principio de especialidad y el alcance del principio de la territorialidad. Esté último implica que la protección de la marca notoria desborda el grado de conocimiento que tiene en el país donde se haya protegido, ya que si bien la marca común está circunscrita a una protección estrictamente territorial al país en donde se concedió dicho registro, la marca notoria tiene
ciertas prerrogativas en terceros países, así carezca de registro.
“(…)
“El reconocimiento de la notoriedad busca proteger a la marca de los riesgos a los que se exponen los signos distintivos: el riesgo de confusión, de asociación, de dilución de la fuerza distintiva y, especialmente, del uso parasitario que eventualmente pueda llegar a tener, surgir o presentarse.
“(…)
VII. “Cómo se pierde la condición de notoriedad de una marca?
“La notoriedad de una marca puede perderse de facto, cuando la misma ha dejado de ser conocida en el mercado, promocionada o difundida por su titular.
“(…)”.
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